Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) heeft onlangs een einde gemaakt aan het conflict tussen schoenenontwerper Louboutin en schoenenketen Van Haren rondom een zwarte pump met rode zool. Volgens Louboutin maakt Van Haren met de verkoop van zwarte pumps met rode zool inbreuk op zijn merkenrecht. Hij heeft de rode kleur namelijk geregistreerd als merk in de Benelux. Volgens Van Haren kan de rode zool echter geen merk zijn, omdat er sprake is van een teken dat alleen bestaat uit een vorm die in belangrijke mate waarde aan het product geeft. Van Haren geeft aan dat dit merk een tweedimensionaal beeldmerk is, namelijk een rood vlak.
De rechtbank Den Haag heeft in eerste instantie aangegeven dat de rode kleur onlosmakelijk verbonden is met de zool van de schoen, waardoor het merk niet als een eenvoudig tweedimensionaal beeldmerk gekwalificeerd kan worden. De rechtbank heeft aan het HvJ-EU de vraag gesteld of het begrip “vorm” beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van het product of dat deze bepaling mede ziet op andere eigenschappen van het product.
In haar uitspraak oordeelt het HvJ-EU dat de rode kleur een geldig merk kan zijn. In deze blog zal ik ingaan op de vraag wat een merk precies is en wanneer sprake is van een geldig merk. Vervolgens behandel ik de gronden die bepalen wanneer een merk sowieso niet kan en mag worden ingeschreven. Tot slot, geven we aan of van Van Haren inderdaad een inbreuk maakt op het merkenrecht van Louboutin.
Wat is een merk?
Merken zijn tekens die door bedrijven gebruikt worden om hun producten of diensten te onderscheiden van andere bedrijven om op deze manier naamsbekendheid te verkrijgen bij de consument. Een merk wordt daarom ook wel een onderscheidingsteken genoemd. Er zijn verschillende soorten merken. Het kan bijvoorbeeld gaan om beeldmerken, waarbij het gaat om een afbeelding zoals bijvoorbeeld een logo van een bedrijf. Denk maar aan het NS-teken. Het beeldmerk brengt dan de identiteit van het bedrijf kenbaar in een symbool. Vaak wordt een beeldmerk in combinatie gebruikt met een woordmerk. Een woordmerk is bijvoorbeeld een naam van een bedrijf, zoals Nike, Adidas of Coca-Cola.
Een kleur kan ook een merk vormen. De kleur wordt dan gebruikt om het product te onderscheiden van producten van andere bedrijven. Het is wel vereist dat de consument het bedrijf van het product herkent alleen aan het zien van de kleur. De kleur Magenta van T-Mobile is bijvoorbeeld een kleurmerk. Een vorm van een product kan ook een merk vormen. Er wordt dan gesproken over een vormmerk. Er is sprake van een vormmerk als een product een bepaalde vorm heeft die het product onderscheidt van producten van andere ondernemingen. Denk maar aan de Toblerone chocolade.
Voorwaarden voor het vestigen van een geldig merk
Voor de vestiging van merken geldt dat het merk moet worden ingeschreven bij het Benelux-depot of het internationaal-depot. Om een geldig merkt te vestigen moet het teken voldoen aan drie voorwaarden:
Zo moet het merk ten eerste een teken vormen, zoals bijvoorbeeld een beeldmerk, woordmerk of vormmerk. De tweede voorwaarde dat het teken vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling is per 1 oktober 2017 geschrapt. Het teken mag nu in elke passende vorm worden weergegeven. Wel is nog steeds vereist dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijke toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn. De laatste voorwaarde is dat het teken onderscheidend vermogen moet hebben. Er wordt dan gekeken of de consument het product kan onderscheiden van de producten van andere bedrijven. De consument hoeft daarbij niet te weten van welk bedrijf het product afkomstig is.
Er is geen onderscheidend vermogen bij beschrijvende merken, zoals bijvoorbeeld het woordmerk brood voor een bakkerij. Bij vormmerken is sprake van onderscheidend vermogen als de vorm significant afwijkt van de norm op de markt. Zo is het welbekende Coca-Cola flesje met groeven of de Toblerone chocolade een vormmerk, maar ook de vorm van Wokkel-chips.
Volgens het HvJ-EU is in het geval van Louboutin geen sprake van een vormmerk, omdat niet bedoeld werd de vorm te beschermen. Bij de inschrijving werd ook vermeld dat de contouren geen deel uit maken van het merk, maar alleen bedoeld zijn om de positie van de rode kleur duidelijk te maken.
Weigerings- en nietigheidsgronden
In de wet worden gronden genoemd die bepalen wanneer een merk sowieso niet mag en kan worden ingeschreven. In die gevallen moet de inschrijving worden geweigerd of nietig worden verklaard. Bij vormmerken is dit het geval wanneer het teken alleen bestaat uit een vorm die in belangrijke mate grote waarde aan het product geeft. De waarde van het product zit dan vooral in de schoonheid van de vorm. Zoals het Burberry-arrest aangeeft is het beslissend dat de vorm vanwege zijn fraaiheid de waarde van het product beïnvloedt. Het komt erop neer dat geoordeeld moet worden of de fraaiheid van de vorm een bepalende factor is voor de consument om het product te kopen. Als de consument het product niet koopt vanwege de vorm, maar vanwege de bekendheid van het product is er geen sprake van een vorm die in belangrijke mate waarde toekent aan het product.
Daarnaast moet deze uitsluitingsgrond, volgens het arrest Hauck/Stokke, niet worden beperkt tot vormen die alleen artistieke/sierwaarde hebben, maar ook vormen die functionele kenmerken hebben vallen hieronder. Ook andere kenmerken van het product kunnen dus een grote waarde aan het product geven. Hierbij kunnen de indrukken en voorkeuren van het publiek van belang zijn, maar dit is niet beslissend.
Een merk of toch geen merk?
Het HvJ-EU heeft in de Louboutin/Van Haren zaak geen antwoord gegeven op de vraag of de rode zool een grote waarde aan de schoen geeft. Zij heeft alleen de vraag beantwoord of de rode zool een vormmerk is, waarbij de conclusie is dat dit niet het geval is. Het gevolg is dat de weigeringsgrond, tekens die alleen bestaan uit de vorm die in belangrijke mate grote waarde aan het product geeft, niet van toepassing is en de rode zool een geldig merk is. Het HvJ-EU heeft deze vraag echter beantwoord aan de hand van de oude merkenrichtlijn. Deze richtlijn is door de inwerkingtreding van de Uniemerkenverordening vervangen, waardoor de weigeringsgrond is verruimd. Niet alleen de vorm, maar ook een ander kenmerk kan waarde aan het product geven. Dit betekent dat de vraag of de rode zool een merk is verschillend beantwoord kan worden. Onder het oude recht kan de rode zool wél als merk beschermd worden, omdat het geen vormmerk is, gelet op de uitspraak van het HvJ-EU. Maar onder het nieuwe recht zou de rode zool gezien kunnen worden als een ander kenmerk die dus waarde aan de schoen kan geven met als gevolg dat de rode zool niet als merk beschermd kan worden.
Het is nu aan de rechtbank Den Haag om een beslissing te nemen. De rechtbank zal het advies van het HvJ-EU zeer waarschijnlijk wel volgen. Zij heeft namelijk expliciet in haar uitspraak aangegeven dat wanneer het HvJ-EU oordeelt dat het teken geen vormmerk is, zij het merk geldig achten en van mening zijn dat er sprake is van een inbreuk op het Beneluxmerk door Van Haren. Het ziet er voorlopig niet roo(d)skleurig uit voor Van Haren.